Il fatto.

Due società utilizzavano il medesimo segno distintivo per la commercializzazione dei propri prodotti, segno che era costituito dal cognome di uno dei titolari e che era altresì parte della ragione sociale.

Una delle due società chiedeva al Tribunale fosse inibito all’altra l’uso del marchio. Ne sorgeva un conflitto ove ognuna rivendicava la titolarità del segno distintivo.

Avanti alle Corti dei vari gradi del giudizio le parti hanno portato a propria difesa vari criteri di priorità. Vediamo succintamente quali.

Il patronimico quale fonte del diritto all’uso del marchio

Una delle parti fondava il proprio diritto all’uso del marchio richiamando l'art. 8, comma 2, c.p.i., secondo cui “… In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all’articolo 21, comma 1”, la propria società avrebbe avuto, in ogni caso, indipendentemente da altri fattori, il diritto di utilizzare nell'ambito della denominazione della società il nome di famiglia.

Nel fatto concreto, tuttavia, va menzionato che il recupero del cognome da parte di chi svolgeva la predetta difesa giudiziale, in realtà era di una precedente ditta chiusa molti anni prima, senza che vi fosse un concreto collegamento giuridico fra quella ditta ormai cessata e l’apertura della nuova.

La consistenza grafica del segno era diversa e distinta, persistenza per lungo tempo.

Pur non mettendosi in dubbio dell’uso della medesima parola, il cognome, ciò nondimeno una difesa eccepiva la distinzione del segno grafico che era sufficiente ad evitare la confusione fra i due marchi.

Lo stesso giudice del merito aveva fondato la propria decisione sul punto motivando circa la “protratta e consapevole coesistenza dei marchi”, un lungo periodo di tempo nel quale erano convissuti senza che ciò creasse confusione. Ciò unito al fatto che nel corso di questo tempo i consumatori avevano dimostravano di essere in grado di distinguere le diverse tipologie di prodotti offerti dalle due società.

La priorità della registrazione al Registro delle Imprese.

La Corte del merito aveva affermato che entrambe le parti erano legittimate all'adozione esclusiva del segno distintivo in una qualunque delle sue funzioni distintive: ditta, ragione sociale e marchio.

Una delle parti lamentava che il giudice del merito avrebbe fatto una gran confusione utilizzando le medesime argomentazioni per la propria decisione nonostante di trattasse di istituti diversi.

Ditta, ragione sociale e marchio sono sottoposti a regimi separati e, ne consegue, secondo la parte che sollevava tale questione, il giudice distrettuale avrebbe dovuto piuttosto verificare se esistessero le condizioni previste dalle diverse disposizioni applicabili ratione temporis per attribuire validità ai marchi di controparte.

La decisione della Corte.

Il caso viene sottoposto alla Corte di Cassazione Civile la quale decide con Sentenza n. 21403 depositata in data 14 agosto 2019.

La Corte inizia affermando che “la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda”. Ne consegue che nella denominazione sociale ben possono utilmente essere utilizzati i cognomi dei soggetti costituenti la società., tuttavia avendo riguardo “al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese”.

Secondo la Corte, infatti, tale diritto va negato qualora venga utilizzato nella denominazione sociale della società che per seconda venga iscritta al Registro delle Imprese e qualora si verifichi la possibilità di confusione.

Afferma la Corte: “Infatti, qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l'obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata”.

La S.C. conclude affermando il seguente principio di diritto:

«Ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all'iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l'entrata in vigore della L. n. 580/1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida col cognome di uno di tali soci».

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 21403 dep. 14/08/2019