Cessione ramo d’azienda e presunzione del trasferimento del diritto all’uso esclusivo del marchio

Societario: sulla applicabilità della presunzione ex art. 2573 c. 2 c.c. (trasferimento diritto all’uso esclusivo del marchio) alla cessione del ramo d’azienda. Corte Cassazione n. 19480/2016

Cessione ramo d’azienda e presunzione del trasferimento del diritto all’uso esclusivo del marchio

Con la pronuncia n. 19480 del 23 settembre 2016, La Corte di Cassazione (sez. Tributaria) ha affermato l’applicabilità della presunzione di cui all’art. 2573 c. 2 del Codice Civile, anche alla cessione del singolo ramo d’azienda.

La norma prevede che

“Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda”.

La pronuncia in questione trae origine da un ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso una sentenza d’appello, (n. 12/2009 della Comm. Trib. Reg. Veneto) che aveva rigettato la pretesa dell’Agenzia fiscale, di recuperare l’IVA portata in detrazione dalla società resistente, sui canoni (Royalties) corrisposti ad un’altra società, cessionaria di un ramo d’azienda della resistente e titolare dell’uso esclusivo di un marchio della cedente.

Nella specie, l’Agenzia deducendo il vizio di violazione del richiamato comma secondo dell’art. 2573 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., affermava che salvo diversa previsione nell’atto di cessione del ramo d’azienda, il marchio deve intendersi trasferito dalla cedente alla conferitaria sulla scorta della previsione di cui all’art. 2573 c. II c.c., così smentendo l’affermazione della resistente, secondo la quale l’attribuzione dell’uso esclusivo del marchio sarebbe avvenuta successivamente con separato atto.

Contrariamente, la resistente confutava la teoria dell’applicabilità della presunzione legale suddetta, ritenendola invece operante unicamente nel caso di cessione dell’intero complesso aziendale e non solo di un ramo della stessa.

In funzione dirimente del contrasto così creatosi, il supremo Collegio chiarisce preliminarmente la nozione di ramo d’azienda, affermando come esso “integri una struttura organizzativa complessa, autonomamente idonea a produrre beni o servizi, o comunque idonea ad essere funzionalmente inserita in una più complessa organizzazione produttiva o commerciale e suscettibile, pertanto di essere scorporata dagli altri rami aziendali, senza che ciò comporti la cessazione dell’attività svolta dalla originaria impresa”.

Alla luce di tale chiarimento, continua la Corte affermando come non possa “…escludersi che il trasferimento di un ramo d’azienda possa comprendere l’apparato di beni e personale destinati alla realizzazione od alla commercializzazione di uno specifico prodotto contraddistinto da un marchio distinto rispetto a quello degli altri prodotti che l’impresa cedente continua a produrre o commercializzare”.

Precisa, inoltre, la Corte che pur applicandosi alla cessione del ramo d’azienda la presunzione di cui al comma 2 dell’art. 2573 c.c., la stessa ha per oggetto specificatamente quei marchi non riconducibili agli elementi identificativi della persona giuridica cedente l’azienda o il ramo di azienda, (intendendosi per tali la ragione sociale delle società di persone e la denominazione delle società di capitali).

Il chiarimento operato dal Supremo Consesso riposa sull’interpretazione letterale del testo legislativo in parola, il quale richiama espressamente il marchio figurativo, la denominazione di fantasia o una ditta derivata, affermando appunto che quando il marchio sia costituito da uno di tali elementi, si presume che il diritto esclusivo al suo uso sia trasferito insieme all’azienda.

La specificazione circa la natura del marchio trasferito è evidentemente necessaria, in considerazione del fatto che, come testualmente rileva la Corte “…né può darsi, in caso di mancato contestuale trasferimento, unitamente alla azienda, dei diritti sul marchio una violazione del principio di unitarietà dei segni distintivi […], tenuto conto che la cessione di un ramo di azienda non determina l’estinzione della società cedente, come soggetto di diritto, né comporta automaticamente la cessazione dell’attività economica da parte di quest’ultima (indipendentemente dalla attualità dell’esercizio d’impresa, ove in ipotesi limitato dall’obbligo di non concorrenza ex art. 2557 c.c., comma 1 stabilito per un periodo determinato), e dunque bene può giustificare il mantenimento in capo alla cedente della titolarità del diritto di esclusiva sul segno distintivo dei prodotti relativi alla azienda ceduta e commercializzati da (OMISSIS) s.p.a., per l’appunto soltanto licenziataria del diritto di uso temporaneo”.

Nel caso di specie da cui trae origine la spiegazione interpretativa della Corte, vi è il rigetto del ricorso dell’Agenzia fiscale, per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., posto che l’errors juris che viene denunciato verte, in realtà, su un presupposto di fatto che è quello dell’assunta mancata espressa pattuizione, tra società resistente - cedente il ramo d’azienda - e la cessionaria, di esclusione del trasferimento del marchio. Affermazione, peraltro, non sufficientemente supportata da idonea prova, posto che non è stato trascritto il contenuto integrale dell’atto di cessione, essendo state riportate solo alcune proposizioni della relazione giurata di stima ex art. 2343 c.c. (ante riforma del diritto societario D. Lgs. n. 6/2003), ciò ostando alla verifica della Corte circa l’effettiva valutazione dell’esperto,(che aveva redatto la relazione di stima), anche del valore di cessione del diritto o della licenza d’uso temporanea del marchio, tanto più considerato che la cessione del ramo d’azienda aveva ad oggetto il complesso dei beni elencati in allegato alla relazione di stima e tra tali beni non era ricompreso né il diritto sul marchio, né la licenza di uso del marchio in questione.

Accettella Rossana

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 19480 del 30/09/2016:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso dell'anno (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a. portava in detrazione l'IVA versata in rivalsa sui canoni (royalties) corrisposti a (OMISSIS) s.p.a. per la concessione in uso esclusivo del marchio "(OMISSIS)", per l'importo complessivo di Lire 40.000.000.

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