Il fatto.

Dopo la stipula di un contratto di affiliazione commerciale (o franchising) la società affiliata dopo aver provveduto al pagamento della quota di ingresso prevista dal contratto lamentava di non aver ricevuto alcuna concreta istruzione, segreta caratteristica del marchio affiliante, in sostanza alcun know-how. Questa agiva, quindi, in giudizio contro l’affiliante chiedendo la dichiarazione di nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto. Dichiarava la società attrice che a fronte del versamento della quota di ingresso prevista dal contratto non avrebbe ricevuto alcun “know-how” da parte della società affiliante. Chiedeva, quindi, la restituzione della somma pagata.

Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda dichiarando la nullità della clausola del contratto che concerneva il know-how che la società s'era impegnata a trasferire, per indeterminatezza dell'oggetto. La Corte d’appello modificava parzialmente tale impostazione.

Il giudice di primo grado qualificava il contratto come affitto di ramo d’azienda (non ravvisandovi tutti i caratteri del contratto di franchising) con inserite alcune clausole tipiche dell’affiliazione, mentre la Corte d’Appello qualificava il contratto come franchising puro.

La questione.

L’art. 1 della L. n. 129 del 6/5/2004 prescrive al primo comma:

1. L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

e al terzo comma:

3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende: a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

Parte affiliata aveva impugnato il contratto di affiliazione ritenendo fosse venuto a mancare, nei fatti, del contenuto richiesto espressamente dall’art. 1 comma 1, in particolare non avendo ricevuto alcun particolare know-how così come promesso anche dal contratto stipulato dalle parti. La Corte d’Appello, nell'accoglire la lamentela dell’affiliante, motivava che fosse “del tutto omesso di indicare e specificare in cosa consistesse il know-how trasferito dalla D. Caffè alla C., tenuto conto che esso deve possedere i caratteri della "segretezza", "sostanzialità" ed "individuazione"”.

La questione affrontata dalla S.C. riguarda la portata degli elementi necessari al contratto di franchising in relazione all’elencazione compiuta dall’art. 1 comma 1 della L. 129/2004, in particolare circa il know-how, vale a dire se la cessione di know-how sia elemento essenziale del contratto e in caso positivo in che modo, in concreto, debba essere configurato per rispettare la descrizione del terzo comma su riportato.

Secondo la ricorrente, la affiliante, il know-how promesso e poi materialmente fornito era il necessario addestramento impartito alla affiliata perché ella potesse gestire l’attività in conformità alle altre attività dello stesso marchio presenti sul territorio. Secondo la ricorrente il know-how, ai fini del rispetto del contratto di franchising, non doveva essere tecnicamente inteso e, del resto, trattandosi di istruire l’affiliato su come condurre un bar, questo non poteva avere il carattere della segretezza né poteva essere specificamente descritto/individuato.

La decisione.

La Corte di Cassazione civile decide il caso con Ordinanza n. 11256 del 10 maggio 2018.

Sul carattere essenziale del know-how nel franchising.

La S.C. pur dando atto che la dottrina maggioritaria sostiene che il know-how sia un elemento indefettibile del contratto di affiliazione commerciale ritiene ed afferma: “può in primo luogo senz'altro affermarsi che il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile del tipo”.

Quanto alla lunga lista di elementi indicati dall’art. 1 comma 1 della L. 129/2004 la Corte è del parere che “ … il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa - nell'ottica dell'inserimento dell'impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee”.

Sulle caratteristiche di segretezza e tecnicità del know-how.

La Corte di Cassazione affronta anche il tema delle caratteristiche che deve possedere il know-how ai fini del rispetto della L. n. 129 del 2004 così come individuate dall’art. 1, comma 3 laddove alla lettera a) si cita la “segretezza”, “sostanzialità” e “individuabilità”.

La S.C. risponde puntualmente sul punto e così elenca:

a) la legge non prescrive, anzitutto, debba trattarsi di un patrimonio di conoscenze inaccessibile, in quanto esso deve solo essere "non generalmente noto né facilmente accessibile";

b) esso deve ricomprendere le "conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali", nel senso da costituire un'utilità economica effettiva per l'affiliato, di cui egli si serva nell'esercizio della propria attività in quella specifica rete di franchising;

c) esso deve essere individuato, cioè "descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità".

Ciò premesso, secondo la S.C. l’individuazione concreta del know.how “non può che avere un contenuto necessariamente elastico, tale da attagliarsi alla (maggiore o minore) complessità strutturale della rete commerciale dell'affiliante”.

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 11256 10 maggio 2018